Les experts du défendeur Aide Faire cas du demandeur

L'opinion des témoins experts de violation de brevet, offert par un titulaire de brevet pendant les négociations de licence, s'est révélée être une preuve clé dans l'établissement une «controverse réelle» suffisante pour permettre au contrefacteur présumé d'intenter une action en jugement déclaratoire en Cour fédérale, la Federal Circuit Court of Appeals a déclaré dans un Mars 26 Avis.

L'opinion est importante parce qu'elle est la première par le Circuit fédéral pour discuter de la façon dont elle va déterminer l'existence d'une controverse suffisante pour lui conférer compétence, maintenant que la Cour suprême américaine, dans sa décision de Janvier MedImmune c. Genentech, a rejeté l'ancien du circuit " raisonnables appréhension "de test.

Avant de MedImmune, le Federal Circuit a appliqué un critère à deux volets pour décider si elle peut émettre un jugement déclaratoire. La première partie se demanda si le breveté avait créé une crainte raisonnable de la partie demanderesse qu'elle ferait face à une action en contrefaçon de brevet. Si c'est le cas, le tribunal devrait alors évaluer si la conduite du demandeur s'élève à une activité contrefaisante.

Mais avec le rejet explicite de la Cour suprême de ce test pour MedImmune, une affaire entre les parties à un accord de licence signé, le circuit fédéral a dû élaborer un nouveau test pour cette affaire, qui concernait les actes commis avant toute délivrance de permis. Il a décidé sur un test qui considère que l'affirmation du titulaire des droits dans le visage d'un autre comportement contraire à ces droits.

«Nous tenons seulement que lorsque le titulaire du brevet fait valoir des droits sur un brevet fondée sur certaines activités en cours ou prévues identifié d'une autre partie, et où le parti soutient qu'il a le droit de s'engager dans l'activité accusé sans licence, un cas de controverse ou de l'article III vont se poser. "

Selon ce test, le Circuit fédéral a jugé que le titulaire du brevet avait fait une telle affirmation de ses droits - en grande partie par les déclarations des experts du brevet portées à la négociation de licences.

Une question de mémoire

Le demandeur, SanDisk, un fabricant de produits de stockage de mémoire flash, a déposé l'action en jugement déclaratoire en 2004 contre STMicroelectronics, un autre fabricant de mémoire flash de stockage de produits qui possède ce que le tribunal décrit comme "un portefeuille important" de brevets connexes.

Plus tôt cette année, ST a écrit à SanDisk demandant de se rencontrer pour discuter d'un accord de licence croisé. La lettre énumérait huit brevets ST qu'il croyait SanDisk aurait intérêt po SanDisk a répondu qu'il examinerait les brevets et le suivi à un moment ultérieur. Plus tard, ST a de nouveau écrit, réitérant la demande et la liste quatre autres brevets.

Après une série de communications, SanDisk et ST sont rencontrés pour discuter de licence, le 27 août 2004. En plus de son vice-président IP et deux avocats de licence, ST a trois experts techniques qu'elle avait retenu pour effectuer des analyses de contrefaçon de brevet de produits de SanDisk.

Au cours de la réunion, les experts de ST a donné une présentation de cinq heures dans lequel ils ont identifié les revendications particulières de violation de SanDisk de chaque brevet. Les données révèlent que les experts "généreusement renvoyé" à la violation de SanDisk.

A la fin de la réunion, ST a donné SanDisk un paquet de matériaux contenant, pour chacun des 14 brevets, une copie du brevet, la rétro-ingénierie des rapports pour les produits de SanDisk, et des diagrammes montrant comment des éléments de brevets ST réclamations couvertes produits SanDisk. Le vice-président ST a ajouté, "ST a absolument aucun plan que ce soit de poursuivre SanDisk."

Depuis plus d'un mois, ST et SanDisk ont ​​continué à échanger des lettres et des e-mails. SanDisk a présenté une offre de licence confidentiels, mais ST insisté pour recevoir une offre non-confidentielle. Le 15 Octobre, que les parties ont continué à aller et venir sur ce, SanDisk a intenté une poursuite en cour fédérale d'obtenir un jugement déclaratoire de non-contrefaçon.

ST a demandé le rejet de la plainte pour absence de compétence, affirmant que la controverse ne réelles existé. Le tribunal de district d'accord, le raisonnement que SanDisk avait aucune «crainte objectivement raisonnable de costume", même si elle peut avoir cru subjectivement que ST devrait emboîter le pas.

Experts clés Déclarations

En appel, le Federal Circuit a appliqué sa nouvelle formule de «l'affirmation des droits de« test de conclure que le procès devrait se poursuivre. Ce faisant, il a insisté sur les déclarations faites par des experts de ST violation de brevet lors de la réunion de licence entre les parties.

"ST a présenté, dans le cadre de la« négociation de licences, une analyse approfondie contrefaçon présentés par des experts chevronnés des litiges, précisant que l'une ou plusieurs revendications de ses brevets lu sur un ou plusieurs des produits identifiés de SanDisk », la Cour a noté.

"Lors de cette réunion, ST a présenté SanDisk avec une présentation détaillée qui a identifié, sur une base élément par élément, la manière dont ST croyaient chacun des produits SanDisk enfreint les revendications spécifiques de chacun des brevets de ST. Au cours des discussions, les experts ont généreusement visés SanDisk présente, d'infraction en cours de brevets de ST et de la nécessité d'accorder une licence pour SanDisk ces brevets. "

Grâce à des présentations des experts, couplée avec le paquet de matériaux ST présentée par la suite, "ST communiquées à SanDisk qu'il avait fait une détermination des brevets a étudié et déterminé en contrefaçon et affirmé le droit à une redevance fondée sur cette détermination."

Dans le même temps, SanDisk a maintenu qu'il pourrait continuer à commercialiser ses produits sans payer de redevances à ST. Pris dans leur ensemble, ces faits montrent une controverse considérable entre les parties, le tribunal a statué.

«Sous les faits allégués dans cette affaire, SanDisk a créé un cas l'article III ou d'une controverse qui donne lieu à la juridiction de jugement déclaratoire. ST cherché un droit à une redevance en vertu de ses brevets spécifiques basés sur l'activité identifiés par SanDisk."

L'affaire est SanDisk Corp c. STMicroelectronics Inc, affaire n ° 05-1300 (Fed. Cir. Mars 26, 2007).

Source de l'article: http://EzineArticles.com/521869